De maneira ampla, uma marca consiste num sinal distintivo que serve a identificar visualmente a origem e distinguir um produto ou serviço, diferenciando um produto ou serviço de outro igual ou semelhante. No Brasil, seu registro incumbe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sendo que, até 2021, apenas quatro modalidades de marca eram passíveis de registro, quais sejam: 1) marca nominativa, constituída somente por uma ou mais palavras; 2) marca figurativa, constituída por desenho, imagem, figura e/ou símbolo, ou seja, de uma representação gráfica sem elementos nominativos; 3) marca mista, composta pela combinação de elementos figurativos e nominativos, ou seja, tanto por palavras como por desenhos, imagens e outros, formando uma representação gráfica; e 4) marca tridimensional, constituída pela forma plástica distintiva de um produto ou serviço, gerando uma individualidade no mercado (p. ex., embalagens de produtos com características diferenciadoras).

Apenas em setembro de 2021, o INPI, mediante a Portaria n° 37, passou a admitir o registro das chamadas marcas de posição.

A marca de posição, segundo definido pelo INPI, é a aplicação de um sinal em suporte numa posição específica que resulta em um conjunto distintivo a identificar um produto ou serviço. Tal sinal não se destina a fins técnicos ou funcionais, mas somente a fins de distintividade, devendo estar posicionado de maneira não-habitual no mercado. O sinal aplicado ao objeto pode compor-se de palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou da combinação desses elementos.

A admissão do registro da marca de posição trouxe uma grande inovação no Brasil, por considerar uma marca além dos tipos “tradicionais”, demonstrando que o INPI tem se empenhado em acompanhar as tendências do mercado.

Apesar de a possibilidade do registro de marca de posição existir desde setembro de 2021, o INPI concedeu o primeiro registro de tal tipo de marca somente em maio de 2023, atendendo a um pedido da empresa de vestuário e acessórios Osklen, que buscou proteger, através da marca de posição, os três ilhoses posicionados em cima dos modelos de tênis por ela produzidos.

O INPI entendeu que os ilhoses definem os calçados da Osklen e que, mesmo sendo um adorno comum em tênis, a maneira em que são especificamente aplicados (sequência de três ilhoses sobre o calçado) tem sido utilizada somente pela Osklen, dentre os fabricantes de calçados, o que torna seus produtos singulares no mercado, de modo a caracterizarem elemento suficientemente distintivo para ser considerado como uma marca.

Com a concessão do registro da marca de posição dos três ilhoses, a Osklen passa a ter uso exclusivo sobre esse elemento, podendo impedir terceiros de utilizarem itens semelhantes em seus produtos, o que garante a posição da empresa no mercado e reafirma a individualidade e exclusividade de seus calçados, fator de extrema importância no segmento da moda.

Por outro lado, na contramão da decisão favorável à Osklen, o INPI indeferiu o pedido de registro de marca de posição da reconhecida grife francesa Christian Louboutin, ao buscar registrar o famoso solado de cor vermelha caraterístico de seus sapatos de salto alto.

Apesar do solado vermelho já ser notadamente associado à Louboutin, o INPI não acatou o pedido por entender que a cor vermelha aplicada em sapatos de salto alto não é um elemento suficientemente distintivo, não podendo, portanto, ensejar a exclusividade de uso e a concessão do registro da marca de posição.

O caso da Louboutin ainda não teve fim, pois a empresa, discordando do indeferimento, ajuizou ação de nulidade contra a decisão do INPI, alegando falta de fundamento e que as solas vermelhas da marca já são características no mercado e mundialmente reconhecidas.

A inserção das marcas de posição nas modalidades de registro do INPI significa tanto uma demanda do próprio mercado em proteger esse tipo de marca como também um incentivo para que as empresas considerem também adicionar esse elemento no branding de seus produtos e serviços, uma vez que agora é possível garantir a exclusividade de uso desse tipo de marca.

Atualmente, no INPI, encontram-se em andamento mais de 200 pedidos de registro de marca de posição de diversos segmentos de mercado, o que demonstra um grande interesse das empresas em buscar a exclusividade de uso dos elementos distintivos de seus produtos e serviços.

De fato, o registro de marcas de posição é altamente recomendado em muitos casos, a fim de proteger produtos e serviços que as contêm. No entanto, cada caso deve ser analisado por especialistas no assunto, a fim de determinar se os elementos existentes atendem aos critérios e requisitos registrais do INPI.